王君系乙公司总经理，并选任为公司董事，任期自民国98 年7月1 日起至99年11月22日止。王君于任职乙公司期间取得与乙公司章程第2条所营事业「CC01090电池制造业」相关之专利总计有15项，有6项之专利权人系乙公司名义，有5项系经双方签订之「投资协议书」约定意旨，就已经取得者应无条件移转予乙公司取得，有2项系王君同意以乙公司其它关系企业取得专利权。而王君于任职期间以自己名义于99年5月13日向智财局申请「充电电池之全接触式极耳构造」新型专利，经核准为第M391193号专利，及于99年8月4日向智财局申请「锂电池及夹片式的锂电池极耳收纳装置」新型专利，经核准为第M395917号专利(以下简称为”系争专利”)，并非以乙公司或其它关系企业名义申请。双方因专利权移转登记纠纷对簿公堂。

原告乙公司(雇用人)主张：

(1)系争专利系在王君任职期间内所申请，且与乙公司所营事业相符，依投资协议书约定意旨就已经取得者亦应无条件移转予乙公司取得，是系争2项专利自无例外。(2)王君受乙公司雇佣目的除营业管理与市场营销之业务外，依双方签订之投资协议书即在被要求负责从事研发工作，王君于职务上知悉公司各开发研究产品之内容及功能，故其履行工作契约上之义务，属所谓职务上之发明，即专利法第7条所称之职务上发明，其专利权当然由雇用人乙公司所有。

被告王君(受雇人)主张：

(1)王君于乙公司所担任之总经理一职，系负责公司之经营管理，并非从事研究发展人员，且因乙公司另设有专门之研发部门，故相关研发业务皆由专门之研发部门负责。(2)系争专利亦非王君之发明而系向日本公司购买取得，再于台湾申请专利，而非王君于担任乙公司总经理期间所完成之发明。王君不谙法令而误将发明人载为王君。(3)依投资协议书双方约定移转者系丙公司所有之净无形及有形资产，系争专利并非丙公司所有之资产，亦非投资协议书所约定之移转范围。(4) 锂铁电池蕊之生产与锂铁电池之组装之制程、技术、所需生产设备等均不同，自系不同行业，因此王君曾为此上签呈要求取得良好之电池蕊需再投资之原因，而乙公司之董事长亦明确表示暂停电池蕊之投资计划，故可知乙公司并未实际从事电池蕊之事业。(5) 王君系担任总经理职务，负担公司之经营管理，并非研发人员，且乙公司另设有专门之研发部门，且系争2 件专利系王君向日本某株式会社以日币705 万元购得，苟乙公司请求王君移转，依专利法第7 条规定自应支付王君适当之报酬。系争专利自非属专利法第7 条之职务上发明，乙公司自无权要求王君将系争专利移转予乙公司。

本案经智慧财产权法院以100年度民专诉字第89号民事判决认定如下：

专利法第7 条第1项规定「受雇人于职务上所完成之发明、新型或新式样，其专利申请权及专利权属于雇用人，雇用人应支付受雇人适当之报酬。但契约另有约定者，从其约定。」旨揭条文所称之受雇人，系指于契约存续期间内，在客观上有服务雇用人指示，提供一定劳务，而受其监督之人，性质上即于民法第188 条所界定之受雇人，是否为专利法第7 条第1 项所称之受雇人，必须依契约内容与属性而定，不得仅因发明人之职务为经理人，即谓无专利法第7条第1 项规定之适用。经查王君之职务虽为总经理，两造于98年7 月间签订之「投资协议书」显示，王君并非仅以丙公司之有形资产和无形资产作价入股乙公司，尚以王君所属研发团队一并作价入股乙公司。观诸乙公司签订系争投资协议书所根基之原因事实与经济目的，显系在聘雇王君及其所属研发团队从事研发工作，则乙公司与王君及其所属研发团队间显有雇佣关系存在。又王君虽任总经理职务，但与乙公司签订服务契约书，并以劳工身分提列退休金，王君并于99年11月22日遭乙公司董事会以经营绩效不彰等理由解除总经理之职务，显见王君在客观上必须服从乙公司之指示，并受乙公司公司之监督。又系争专利所属技术领域为「锂电池」与「充电电池」之相关领域，系在乙公司所经营电池制造业之营业项目内，则系争专利自属职务上之发明，乙公司自得依专利法第7条第1项规定请求王君为系争专利权移转登记。又民法第264条虽定有同时履行抗辩权明文，惟专利法第7条第1项所规定，雇用人应支付受雇人适当之报酬，并非系雇用人取得受雇人职务上所完成之发明依契约所应为之对待给付，非属因契约互负债务，王君自不得就乙公司应给付之适当报酬与移转系争专利之义务，主张同时履行抗辩。

王君不服提起上诉，经智慧财产法院以100年度民专上字第51号判决如下：

1.按两造投资协议书系于98 年7月间即上诉人(王君)初任职于被上诉人(乙公司)时所签，依其所签协议书前言意旨，两造系以王君及其任董事长之丙公司拥有所列之专利、生产技术及产品认证、国内外经销及预计销售订单，暨国际品牌商标使用权等若干有形和无形资产暨全部生产和研发团队作价新台币4,500 万元转换为乙公司股份，与乙公司现金出资8,500 万元，完成合资之共同意思，依其意旨系约定王君及丙公司以其于签约时已有之有形或无形资产作为出资，但并未叙及王君于任职期间所取得之专利权亦应归属于乙公司。足认依该投资协议书之意旨，系以王君任职乙公司前其所有及丙公司所有之有形及无形资产等包括专利权，于合资时即98年7 月1日王君任职乙公司时，均归合资成立之乙公司所有，依协议书之意旨及其它各条规定，均未对于王君任职公司期间所取得之专利权归属为约定，故乙公司以投资协议书主张王君于任职期间申请之系争2 专利权应归属于乙公司，并不可采。

2.按专利法第7 条第2 项规定，「前项所称职务上之发明、新型或新式样，指受雇人于雇佣关系中之工作所完成之发明、新型或新式样」。故所谓职务上所完成之发明，必与其受雇之工作有关联，即依受雇人与雇用人间契约之约定，从事参与或执行与雇用人之产品开发、生产研发等有关之工作，受雇人使用雇用人之设备、费用、资源环境等，因而完成之发明、新型或新式样专利，其与雇用人付出之薪资及其设施之利用，或团聚之协力，有对价之关系，故专利法规定，受雇人关于职务上之发明、新型或新式样，其专利申请权及专利权属于雇用人。其立法意旨在于平衡雇用人与受雇人间之权利义务关系，其重点在于受雇人所研发之专利，是否系使用雇用人所提供之资源环境，与其实际之职称无关，甚至与其于契约上所约定之工作内容无关，而应以其实际于公司所参与之工作，及其所研发之专利是否系使用雇用人所提供之资源环境为判断依据。且按当事人主张有利于己之事实者，就其事实有举证责任，民事诉讼法第277 条前段着有明文。若负举证责任之人先不能举证，以证实自己主张之事实之真实，则他造就其抗辩事实即令不能举证，或所举证据尚有疵累，法院亦不得为负举证责任之人有利之认定（最高法院17年上字第917 号判例，最高法院100 年台上字第1187号判决意旨参照）。上诉人王君系担任总经理，管理每个部门业务，对研发部分只是管理，有当时任职员工作证。况且，证人指称乙公司并未生产电池芯，也无相关技术，虽乙公司主张其曾有电池芯小量生产计划，但此不能证明乙公司已有相关之技术资源及设备等，而得让王君使用并申请获准系争2专利。乙公司亦无从证明王君系使用乙公司何资源设备等用以申请系争2专利，故乙公司仅以系争专利系于王君任职乙公司期间所申请即主张系争2专利应移转予乙公司，并无理由自不可采。其主张既无理由，则王君之同时履行抗辩，亦无审酌之必要。