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技术顾问职务上发明专利权之归属
2013-04-16

当公司聘请的技术顾问或公司以技术入股的模式延揽技术人材，必定是借用他们对该项技术所拥有的专业技术能力，但此专业技术能力或可转化成实施的技术可能早在他们被延揽入公司之前即已成型，毕竟发明构想乃系先由人脑所建构，但也有可能是该项技术系透过公司研发资源及环境的协助才能强化技术甚至于转化成可实施的专利。惟类此情况很容易演变成各说各话，究竟谁才是专利权利的最后所有人？一旦双方合作关系破裂，对簿公堂的剧目在法院不停上演。专利法第7 条第1 项规定，受雇人于职务上所完成之发明、新型或设计，其专利申请权及专利权属于雇用人，雇用人应支付受雇人适当之报酬。但契约另有约定者，从其约定。同条款第2项所称职务上之发明、新型或新式样，指受雇人于雇佣关系中之工作所完成之发明、新型或新式样。所谓职务上所完成之发明，必与其受雇之工作有关聯，即依受雇人与雇用人间契约之约定，从事參与或执行与雇用人之产品开发、生产研发等有关之工作，受雇人使用雇用人之设备、费用、资源环境等，因而完成之发明、新型或新式样专利，其与雇用人付出之薪资及其设施之利用，或团聚之协力，有对价之关系，故专利法规定，受雇人关于职务上之发明、新型或新式样，其专利申请权及专利权属于雇用人。其立法意旨在于平衡雇用人与受雇人间之权利义务关系，其重点在于受雇人所研发之专利，是否系使用雇用人所提供之资源环境，与其实际之职称无关，甚至与其于契约上所约定之工作内容无关，而应以其实际于公司所參与之工作，及其所研发之专利是否系使用雇用人所提供之资源环境为判断依据。并且雇用人必须负举证责任(智慧财产权法院以100 年度民专诉字第89 号民事判决参照)。至于应如何举证雇佣关系中职务上之发明，智慧财产法院民事判决101年度民专诉字第2号或许可以给予雇佣关系双方注意举证之事。

一、原告主张

原告主张应予移转的专利系：被告于民国96年5月14日向经济部智能财产局申请「网络安全交易系统」。虽然申请人登记为被告，惟系争专利申请时，劳工退休金提缴计算名册可证明原告为雇用人，被告为受雇人。被告申请专利及主动修正之费用亦均由原告所支付。而原告与Master Card万事达信用卡组织具名发表之「信用卡动态……..」技术研讨会时间是在96年7月31日，证明被告于96年3月12日到职前并未完成专利发明内容。原告于新闻稿中清楚说明「技术基础研发动态……专利技术」，原告公开于各大媒体宣告原告拥有「信用卡动态…..」之相关专利，对外从未主张系被告权利。原告自96年3月12日起，聘雇多人进行信用卡动态…研究计划，研究人员亦包含原告之法定代理人○○，该技术是原告公司多人之研发成果。原告法定代理人○○亦为研究人员，于97 年与○○银行及○○公司技术会议中，代表原告参与该技术会议，该会议纪录显示原告经过两年研发，将一次性密码的技术，以其中一种实施例的方式，与○○银行及○○网科技公司共同合作进行测试。基于前述，系争专利发明申请既系被告受雇期间，应属被告即受雇人于职务上之发明，系争专利之申请权应归属于原告。

二、被告主张：

系争专利系自被告申请之另一专利衍生而来，该另一专利系被告于96年1、2月间委托专利商标事务撰写专利申请书，于3月21日向智慧财产局提出申请；紧接于3、4月间同样委托专利商标事务所书写专利申请书，并提出系争专利申请。纵被告于96年3月间受原告雇用，若非被告于受雇前已完成内容，无从于1、2月间可以完成所有架构，显与被告受雇无关。被告受雇于原告之职务并非研发，而系顾问，主要由被告推广系争专利，之后原告法定代理人赠送公司百分之50股份予被告，使被告成为公司股东而能够对外推广。在此期间，原告对外均宣称专利权为被告所有，从未主张系原告之权利。是系争专利并非任职后之发明，亦非原告出资研发，而系被告任职前已完成之架构，仅因身为原告股东，同意原告使用该专利为公司对外业务，原告竟主张该专利权申请权归原告所有，并无理由。

三、法院判决：
（一）按受雇人于职务上所完成之发明、新型或新式样，其专利申请权及专利权属于雇用人，雇用人应支付受雇人适当之报酬。但契约另有约定者，从其约定。前项所称职务上之发明、新型或新式样，指受雇人于雇佣关系中之工作所完成之发明、新型或新式样，专利法第7 条第1 、2 项定有明文。

(一)被告于96年3月12日至97年12月28日受雇于原告公司并担任顾问一职；原告所提96年5月份劳工退休金提缴费计算名册，该册上记载被告曾任原告公司之受雇人，且以劳工身分提列退休金之事实，为两造所不争执；而系争专利系96年5月14日提出申请，发明人及申请人均载为被告，该发明系提供一种网络安全交易系统，但系由原告支付系争专利申请费用及主动修正费用，原告并参与96年7月1日举办之「MasterCard Chip Authentication Program」研讨会，且进行信用卡动态…..计划，与○○网科技股份有限公司合作，研发「信用卡动态……..系统」，提供安全服务，则被告于96年5月14日申请系争专利时既为原告之受雇人，系争专利亦包含于原告业务范围内，原告并支付系争专利申请费用，堪认系争专利应属被告于职务上所完成之发明。

(二)准此，系争专利既系被告于受雇原告期间所完成之发明，依专利法第7条第1项之规定，其专利申请权属于雇用人，至原告声明虽系请求被告将系争专利申请权「移转」为原告所有，然雇用人或受雇人对专利法第7条及第8条所定权利之归属有争执而达成协议者，得附具证明文件，向专利专责机关申请变更权利人名义。专利专责机关认有必要时，得通知当事人附具依其它法令取得之调解、仲裁或判决文件，专利法第10条定有明文。则原告应系请求被告将系争专利申请权人「变更」为原告名义即可，而非「移转」。其次，实务上就此类型所生纷争，虽有当事人提起确认之诉即确认专利申请权为雇用人所有，待胜诉判决确定后向主管机关依专利法第10条规定申请变更专利申请权人，固无不可；然本件原告提起意思表示之给付诉讼，依专利法第7条规定请求被告将系争专利申请权人变更为原告，其诉讼标的范围自包含确认系争专利申请权人为原告在内，因后诉系就同一诉讼标的求为与前诉即本件诉讼内容可以代用之判决（最高法院46年台抗字第136号判例意旨参照）。
(三)综上所述，系争专利既属被告受雇原告期间于职务上所完成之发明，则原告依专利法第7条第1项前段之规定诉请被告应将系争发明专利申请权人变更为原告，为有理由，应予准许。