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专利审查高速公路(PPH)计划
2011-09-29

 

    我国智慧财产局(TIPO)和美国专利商标局(USPTO)双方已于2011年9月1日开始实施PPH(Patent Prosecution Highway)计划。

    所谓专利审查高速公路Patent Prosecution Highway (PPH)计划, 系指当一专利申请案之部分或全部请求项在第一申请局(Office of First Filing,简称OFF)经过实质审查获准专利后,该案申请人可以藉由提供给第二申请局(Office of Second Filing,简称OSF) 相关数据,使OSF得以利用OFF的检索与审查结果,进而加速该案件之审查。

    目前与美国签定PPH约定的国家有澳洲、奥地利、加拿大、丹麦、欧洲专利局、芬兰、德国、匈牙利、以色列、日本、韩国、墨西哥、北欧专利组织、俄罗斯、新加坡、西班牙、瑞典、台湾及英国。

    又最近PPH计划已扩大至专利合作条约(PCT)的国际审查,称为PCT-PPH 。依PCT-PPH计划,一申请人从任何一参加PPH计划的审查局收到专利的书面意见书或国际初审报告,可以依PCT-PPH计划请求相关国家阶段进入或美国国家阶段申请案加速审查。目前PCT-PPH计划参与国有美国、日本、澳洲、欧洲专利局、奥地利、韩国、芬兰、俄罗斯、西班牙、瑞典。

PPH的好处:

   1.加速审查

提供申请案在PPH请求核准的2~3月审查中取得预先审查程序及准备进入审查。

   2.显注效益

百分之90的PPH案件被核准,而非PPH案件核准率则低于百分之50 。

   3.减少程序费用

与非PPH案件相较,PPH案件平均较少处分,相对节省申请人及官方的时间及花费

   4.减少悬而未决案件

PPH能够让以多种审查权申请的申请案依据另一官方作业而被加速审查

   5.无请求费用

美国专利商标局于2010年5月取消请求费。

 

依据智慧局规定,在我国提出PPH加速审查必需具备以下要件:

   (一)适格之我国申请案:

   1. 一专利申请案,其系依据我国专利法第27条主张美国申请案为优先权基础案,或

   2. 一专利申请案,其系依据我国专利法第27条主张专利合作条约(简称PCT)申请案并指定美国为优先权基础案,且该PCT申请案未曾主张优先权。

   当我国申请案中主张数个美国或PCT申请案作为优先权基础案,或申请案属于上述1.和2.申请案的分割案,亦属适格之我国申请案。另应注意,PPH试行计划于新型专利及新式样专利申请案,不适用之。

  (二)美国对应申请案,至少应有一个或多个请求项,业由USPTO审查达到可核准之情形,所谓达到可核准之态样,包括:

   1. “Notice of Allowability”中指出“The allowed claim(s) is/are___”,即“核准项为___”。

   2. “Non-Final Rejection”或“Final Rejection”之“Office Action Summary”中指出 “The allowed claim(s) is/are___”,即“核准项为___”。

   3.  “Non-Final Rejection”或“Final Rejection”中的“Office Action Summary”中审查人员指出“are objected to as being dependent upon a rejected base claim, but would be allowable if rewritten in independent form including all of the limitations of the base claim and any intervening claims”,即“该请求项被核驳,其理由系因所依附之独立项被核驳。申请人如将该项改为独立项,且包括其所依附之独立项及相关请求项之所有限定条件,则可核准该请求项”。

另外应注意的是,当一请求项被核驳,虽USPTO审查人员于审查意见书(简称OA)中指出,某一可核准之特定特征,因未被请求,如果该特定特征有被写入请求项,则该请求项可做较有利之考虑,以上这种文字系建议或是假设式说明,并非本计划所谓达到可核准之态样。

   4.  “Ex parte Quayle Office Action”之“Office Action Summary”中指出“Claim(s) ___ is/are objected to”,即“核驳项为___”,同时USPTO审查人员指出该请求项为“would be allowable if rewritten or amended to overcome the objection set forth in this office action”,即“若改写或修正请求项进而克服前开OA之核驳事由则可核准”。

   (三)我国申请案于提出PPH申请时及后续修正,其所有请求项均必须充分对应到经USPTO审查达到可核准的一项或多项请求项。所谓充分对应,系指我国申请案之所有请求项必顸与美国申请案范围相同,或所申请之请求项范围较美国申请案之请求项更为限缩。所谓范围相同,系指请求项范围完全相同或仅有翻译文字差异;所谓所申请之请求项范围更为限缩,系指将对应之美国申请案。

   请求项进一步加入为说明书(发明说明及/或申请专利范围)所支持之另外技术特征,即作进一步限定之修正,此类请求项请尽量以附属项形式请求。

   (四)我国申请案已经通知即将进行实体审查,且该案尚未发出首次审查意见通知函。

   必需注意,PPH是专利局间相互利用审查结果,减少重复审查工作之合作模式,惟并不表示申请案获第一申请局核准,第二申请局亦当然会核准该专利申请。由于PPH制度规定申请人以取得USPTO核准专利向我国请求加速审查时,必须将在我国的申请专利范围修正成与USPTO核准的申请专利范围完全相同或是更限缩,且在后续修正时均必须符合此条件。由上可知,PPH可以加速审查并降低费用。凡是替公司规划智财策略及法律咨询者均可以把PPH当作一最节省成本的方法并给予公司帮助。

 
 
 
 
 
     
 
 
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