近日，北京市高级人民法院民三庭归纳整理了当前知识产权审判中需要注意的问题，分别就专利、商标、著作权等知识产权案件审判中涉及的若干实体和程序问题提出了初步意见。现将这些意见分三期刊发，供大家学习参考，以促进相关案件裁判尺度的统一。
一、专利案件
1、充分发挥技术调查官等举措查明案件技术事实的同时，强化法官在案件审理中的主导作用
一是要确立法官在查明技术事实方面的主导作用。专利案件突出的特点就是技术性强，复杂的技术问题导致案件的审理难度较大，审理周期较长，而查明包括技术事实在内的案件事实，是正确审理专利案件的前提和基础。通过对我庭2015年二审改判发回案件的梳理，我们发现，七成以上的被改判发回的专利纠纷案件均涉及到技术事实未查明的情形。由于全市知识产权法官多数不具有理工知识背景，在查明技术事实方面缺乏有效的手段，甚至主观上出现畏难情绪。我们认为，应当充分发挥法官在查明技术事实方面的积极作用，既要注意通过诉辩双方的对抗来帮助查明案件事实，鼓励当事人及其代理人就案件所涉及的技术事实充分举证并通过庭审程序充分说明，并注意听取对方当事人的意见，在当事人的对抗中固定均无异议的技术事实，查明双方当事人有争议的技术事实；又要鼓励当事人通过提交产品实物及模型、制作及展示PPT等方式，充分说明案件所涉及的技术问题；还要注意对复杂技术问题应当多进行现场勘验、专家咨询，必要时可以依法委托鉴定，同时还应当注意积极发挥专家辅助人、技术调查官在查明案件事实方面的辅助作用。
二是要积极探索并发挥技术调查官职能作用。建立技术调查官制度，是为了解决专利、技术秘密、计算机软件等技术类案件中由于技术性和专业性较强而带来的技术事实查明难问题。知识产权法院自2015年11月正式启用技术调查官以来，对技术调查官制度在技术类案件中的适用进行了卓有成效的探索。根据知识产权法院制定的《技术调查官工作规则（试行）》的规定，技术调查官参与庭审，就案件所涉及的技术事实问题发表意见，同时列席合议庭的评议并就技术问题发表意见，其出具的技术审查意见置于卷宗副卷，不接受当事人及代理人的查阅。应当说，技术调查官在帮助法官查明案件技术事实方面取得了较好的效果，但技术调查官制度是一项全新的诉讼制度，既要充分发挥技术调查官帮助法官查明案件技术事实方面的积极辅助作用，又要注意不能对技术调查官形成过分依赖。技术调查官仅是对诉讼活动提供辅助，仅就技术事实方面的问题提供支持，不能就是否侵权，技术特征是否相同、等同，技术方案是否具有新颖性、创造性，说明书公开是否充分，权利要求是否得到说明书的支持等法律问题发表意见，否则就会出现裁判权的转移问题。另外，司法改革的大方向是公开公正，对技术类事实当事人往往各执一词，技术调查官的意见应当客观中立，知识产权法院要注意探索技术调查官意见的当事人质询程序，给全市法院乃至全国法院提供借鉴参考。
2、专利授权确权行政案件中的具体问题
——关于专利法、专利法实施细则、审查指南不同版本的适用问题。法不溯及既往是基本法治原则。我国专利法自实施以来已历经三次修改，相应的专利法实施细则、审查指南也屡经修改并有多个版本，目前还可能用到的审查指南主要有1993版、2001版、2006版和2010版。由于专利法及其实施细则、审查指南的修改对申请人、专利权人的影响较大，有的专利申请的审查过程可能经历了一次甚至数次专利法及其实施细则、审查指南的修改，在专利授权确权行政案件中如何准确适用法律，如何监督专利复审委员会正确适用审查指南，都是司法实践中应当解决的问题。我们认为，就专利申请文件的修改而言，在提出专利申请时，专利申请人根据申请日施行的法律对申请文件进行修改已经有所预期和信赖。为保障专利申请人对申请提出时施行的法律的正当信赖，判断针对该专利申请文件的修改是否合法，无论在专利授权程序还是以后的确权程序中，原则上应适用专利申请日（有优先权的，应为优先权日）施行的专利法及其实施细则。就专利“三性”判断来讲，几个版本变化不大，其他个别章节有局部调整。从近几年案件审理情况来看，绝大部分法官在版本适用问题上没有出现过偏差，个别案件当事人上诉时虽提出了版本适用问题，二审基本上都是以版本不同但条款内容无实质变化、对当事人实体权利未造成损害为由予以维持。但这一问题要引起我们的高度重视，毕竟不同版本的审查指南还是有一些变化的。法条适用是法官的基本功，也是正确裁判的最低要求，大家在办案压力和难度越来越大的情况下更不能犯这种低级错误。
——关于公知常识的举证及限制问题。在专利授权确权行政案件中，对于公知常识的证明责任，审查指南区分了两种情况，在实审和复审程序中，审查员对依职权引入的公知常识负有举证或说明理由的义务；在无效程序中，主张公知常识的当事人要承担举证责任。实践中反映出来的问题是，进入诉讼的专利授权确权案件中，专利复审委员会对依职权引入的公知常识往往没有文献支持，通常仅仅是“说明理由”，这是行政机关“效率优先”的一贯做法，但也是近些年代理人反映比较大的一个问题。我们作为后续程序的司法审查机关，还是要强调行政机关的举证责任，对于那些应当充分说明而未说明、应当举证而未举证、确有可能影响行政相对人实体权利的被诉决定，应当依法予以撤销。应当明确的是，在公知常识的认定上应当严守当事人主张原则，即在当事人未主张公知常识时，法院一般不宜主动引入公知常识。要区分公知常识与《最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定》第68条中规定的“免证事实”。公知常识是各领域技术中，该领域技术人员普遍知晓的技术知识，换言之，公知常识是作为判断主体的本领域技术人员本身就应当具备的知识水平。公知常识具有技术领域的划分，在电学领域的公知常识明显不是化学领域的公知常识。因此，针对公知常识的证据，当事人可以在诉讼中作为补强证据补充提交。“免证事实”往往涉及一些重大事件、客观规律以及推定事实，可能有一些“免证事实”与技术有关，但毕竟公知常识与“免证事实”是两个不同的概念。实践中，比较麻烦的是专利复审委员会在专利确权程序中依职权引入公知常识而宣告专利无效的情况。一律认可或以违反依请求原则而撤销都是不妥的。我们认为，对于满足听证原则，且公知常识的引入确实能够导致专利权被宣告无效的，应当在判决中指出专利复审委员会依职权引入公知常识违反请求原则，但考虑到行政效率并防止程序空转，法院在个案中予以认可；但是对于未满足听证原则的，应当予以撤销。
——关于试验数据的提交及采信问题。在专利授权确权行政案件中，申请人或者专利权人经常提交试验数据，以证明其专利申请或专利技术已经充分公开，或者具有创造性。对于当事人在授权确权程序中提交的试验数据，专利复审委员会掌握的标准较为严格，引起了申请人及专利权人的较大不满，特别是针对说明书未提供试验证据的案件。根据1993年版审查指南，说明书仅提出了具体的技术方案，但未提供试验证据，而该方案又必须依赖试验结果加以证实才能成立的，应认定该专利不符合专利法关于实用性的规定，即不符合专利法第二十二条第四款之规定。该版指南进一步规定，允许申请人在申请日之后补交试验数据和实施例，以证明发明的效果及其能够实施，这些试验数据和实施例虽然不能写入说明书，但可以作为申请证据放入申请案卷中，供审查员在审查包括实用性在内的专利性时参考。而按照2001年版审查指南，此种情形应被视为不符合专利法关于充分公开的规定，即不符合专利法第二十六条第三款之规定，并删除了1993年版审查指南的上述规定。这里就存在刚才提及的法律适用问题。因此，我们认为，根据1992年专利法、实施细则以及1993年版审查指南申请的专利，专利申请存在未提供试验证据的情形的，在符合1993年版审查指南所述情形下应当允许申请人在申请日之后补交试验数据和实施例，以证明发明的效果及其能够实施。对于创造性判断中专利权人补充提交的试验数据，如果该有益效果在说明书中被明确或含蓄提及，则应当接受该补充的试验数据；如果该有益效果在说明书中未被明确或含蓄提及，则应当不予接受。但是，由于在申请日后补充试验数据可能与专利先申请原则产生矛盾，故需要严格掌握试验数据的补充条件，即相应的技术效果在说明书中必须有所记载，而且该试验数据应当是按照专利申请日之前的现有技术中已知的试验条件和试验方法无需创造性劳动即可得出。
3、专利民事案件中的具体问题
结合最高人民法院刚刚公布的司法解释（二），说明几个问题。
——关于权利要求的选择问题。根据司法解释（二）的规定，当专利具有两项以上权利要求时，权利人在起诉状中应载明据以起诉被诉侵权人侵犯其专利权的权利要求，并规定如果起诉状对此未记载或者记载不明的，经释明仍不明确的，可以裁定驳回起诉。应当注意，该条并非立案条件，不能在立案阶段以原告未明确权利要求为由不予受理。实践中，权利要求的类型较多，许多权利要求的引用关系也非常复杂，根据司法解释精神以及权利要求之间的逻辑关系，原告选择部分独立权利要求和部分从属权利要求应当是允许的，这是原告从保护范围最大化和稳定性角度选择的结果。但从司法实践来看，一些专利权人为寻求对专利权的全面保护，也可能选择全部权利要求，司法解释的上述规定也未规定权利人选择全部权利要求应当如何处理。我们认为，如果权利要求项较少的情况下，一般应当允许权利要求选择全部权利要求，但是，如果权利要求项较多，或者引用关系复杂的情况下，承办法官应当充分行使释明权，积极引导权利人选择合适的权利要求。如果这种情况下权利人仍执意要求选择全部权利要求，可以按照高院2014年《专利侵权判定指南》第2、3条的规定，将独立权利要求作为权利基础，不再对其他从属权利要求进行审理，避免合议庭作无谓的工作。毕竟独立权利要求的专利保护范围最大。无论被诉侵权行为是否落入独立权利要求的保护范围，均无需继续审查是否落入从属权利要求。
——关于“设计空间”在外观设计专利侵权判断中的适用问题。设计空间原本是外观设计专利授权确权案件中考虑的概念，它在本世纪初引入我国的外观设计专利授权确权案件时，曾饱受争议。反对的声音认为设计空间的概念低估了人类的创造能力，但设计空间最终还是在外观设计专利授权确权案件中占领了一席之地。司法解释（二）规定在外观设计专利侵权案件中也要考虑设计空间，这对外观设计专利侵权判断将会产生何种影响，还有待观察和总结。目前我们很少在民事案件中碰到适用设计空间判断外观设计是否相同相近似的案例，但相信随着新司法解释的实施，很快就会有案件进来。应当明确的是，根据司法解释（二）的规定，设计空间是相同、相近似判断主体，即一般消费者所具有的知识水平。在判断外观设计是否相同或相近似时，应当首先考虑产品的设计空间。对于存在较大设计空间的外观设计，在相同相近似性判断上应当持较为严格的标准；对于存在较小设计空间的外观设计，在相同相近似性判断上应当持较为宽松的标准。这就是说，同样的侵权设计，在设计空间较大时可能被认定为相同或近似的外观设计，而在设计空间有限时可能被认定为不相同也不相近似的外观设计。设计空间的证明需要由各方当事人提交涉案产品的在先设计进行判断，同时要考虑产品的功能、用途。判决书中应当体现或公开法官形成设计空间大小的心证的过程。要注意总结适用设计空间判断是否构成侵权案件的审理思路和作法。
——关于间接侵权的认定问题。司法解释（二）规定了间接侵权，而专利法中所谓的间接侵权也多为“帮助、教唆”行为，应满足侵权责任法第九条的规定。侵权责任法第九条第一款规定：“教唆、帮助他人实施侵权行为的，应当与行为人承担连带责任。”这就是说，专利法中所谓的间接侵权通常应当以直接侵权为前提，间接侵权人与直接侵权人应当构成共同侵权。根据侵权责任法第九条的法理基础，间接侵权人应当具有主观故意，而直接侵权人可以是过失，也可以是故意，均由权利人承担举证责任。另外，专利权人没有证据证明直接侵权人已经被判定构成侵权的，不宜仅将其认定的间接侵权人列为被告，还应当将其认定的直接侵权人与间接侵权人列为共同被告。应当明确的是，除已经被在先生效裁判认定为侵权的直接侵权人可以不列为共同被告外，对于没有被在先裁判认定为侵权的直接侵权人应当与间接侵权人列为共同被告。
二、商标案件
1、商标授权确权行政案件中的具体问题
——关于新、旧商标法第十五条“代理人”范围的理解问题。虽然现行商标法第十五条将代理人或者代表人之外的其他商业关系分条款予以了规定，但是在审理案件中需要适用2001年商标法第十五条时，因该法条本身并未进行区分，此时仍可结合《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第十二条的规定，对“代理人或代表人”作扩张性理解，对此类抢注行为予以规制。
——驰名商标的保护问题。在商标授权确权行政诉讼中驰名商标的保护范围，应当根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第九条的规定予以确定，尤其是对已注册驰名商标的保护不应仅限于避免商品来源的混淆，而应扩大保护至避免该驰名商标的“淡化”。对于商标评审委员会仅以混淆标准确定已注册驰名商标的保护范围，而诉讼中经审理发现需要通过“淡化”标准扩大保护的，应当对商标评审委员会的裁决予以纠正。
——类似商品、近似商标与混淆可能性的关系问题。商标法第五十七条第（二）项中规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属于侵犯注册商标专用权的行为。因此除在同一种商品上使用相同商标的行为不要求混淆可能性条件以外，其他的类似商品或近似商标上的使用行为，要构成侵权均需满足混淆可能性的条件。虽然涉及商标授权确权条件的第三十条等规定并未像第五十七条第（一）项和第（二）项那样对同一种商品、相同商标、类似商品和近似商标的情况进行区分，但是在同一部法律中对于同样问题的规定应当做统一解释是法律的应有之义，因此在商标授权确权行政诉讼中，当引证商标与诉争商标为近似商标，或者两商标指定使用商品类似时，还应考虑是否容易导致混淆，才能最终确定诉争商标的可注册性。而且，由于类似商品、近似商标和混淆可能性三个条件是并列规定的，在类似商品和近似商标的判断中，就不应当再以是否容易导致混淆作为判断是否类似或者近似的标准，而应当仅从商品本身或者商标标志本身进行判断。根据商品本身的属性来判断是否类似时，《类似商品和服务区分表》是较为重要的参考，除非现实中存在相反的证据，否则应当尽量尊重《类似商品和服务区分表》的判断，个案中突破《类似商品和服务区分表》的认定应当慎重，应当具有较充分的依据并进行细致的分析。当然，虽然商品未必类似，但具有较密切的关联，考虑商标标志的相同或者近似以及其他因素，具有混淆可能性的，也应当对诉争商标不予注册。
——形象的商业化利益保护问题。近年来，关于形象的商业化利益，或者俗称“商品化权”的保护呼声在商标授权确权行政诉讼中越来越高。但是，关于形象的商业化利益的保护对象、保护范围，无论在实践中还是在学术上均有较大争论，因此将该利益作为商标法第三十二条规定的“在先权利”予以保护应当慎重。首先，应当坚持权利法定原则，即对形象的商业化利益的保护，不是对法定权利的保护，我国并无法律规定形象的商业化利用“权利”，因此只有对形象的商业化利益进行分析确定其属于可受法律保护的利益时，才能纳入商标法第三十二条在先权利的保护范围。其次，对形象的商业化利益的保护范围应当慎重研究、严格划定，除非必要，对该利益的保护不应超出未注册驰名商标的保护。各院需要对形象的商业化利益进行保护的，必须事先层报高院民三庭审查。
——连续三年停止使用注册商标的审查问题。注册商标专用权，包括专有使用权和禁用权。连续三年停止使用注册商标的撤销制度，是为了鼓励和督促商标注册人使用其商标、发挥商标在市场上区分商品来源的作用。该制度既不是对商标注册人不使用行为的处罚，也并非为商标注册人设定了使用的义务，只是为了在商标注册人连续三年不使用导致注册商标的作用长期没有发挥时，使该商标标志重新回到公有领域，方便他人注册，激活商标资源的一种措施。因此，对使用的认定应当符合市场实际，在使用证据的认定上，也就应当坚持优势证据原则，不宜过于苛刻。只要证据显示，使用注册商标的核定商品在市场上能够被相关消费者获得且持续一定的时间，使用行为不违反商标法的禁止性规定，就应当认定该注册商标已经进行了真实、公开、合法、有效的使用。如果商标注册人提供的部分使用证据系伪造，则应当对所有证据从严审查，相应提高证明标准，并应当对伪造证据的行为进行处罚，以儆效尤。对于使用注册商标的商品范围应当坚持长期以来已经形成的标准，即只有在核定商品上的使用，才是对注册商标的使用，在与核定使用商品类似的商品上的使用，并非对注册商标的使用，不能据此维持注册商标有效；商标注册人在核定使用的一种商品上使用注册商标的，在与该商品相类似的其他核定商品上的注册可予以维持。
2、标民事案件中的具体问题
——未核准的商标转让合同的效力问题。商标法第四十三条规定：“转让注册商标经核准后，予以公告，受让人自公告之日起享有商标专用权。”同时，《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第33条规定：“注册商标转让合同没有特别约定的，合同在双方当事人签字或者盖章之日起成立并生效。自国家商标行政主管机关核准公告之日起，受让人享有商标权。”根据上述规定，未核准的商标转让合同自双方当事人签字或盖章之日成立并生效，因转让方的原因而未向商标行政主管机关进行核准并获公告的，受让人不能依据该转让合同获得商标专用权，但可以依法追究转让方的违约责任。
——平行进口是否构成侵害商标权的问题。商标法虽未将“指示性使用”明确列为不侵权的抗辩事由，但是考虑到商标法所保护的是标志与商品来源的对应性，而商标禁用权也是为此而设置的，绝非是为商标权人垄断商品的流通环节所创设，即商标权利用尽规则应当是市场自由竞争所必需存在的基本规则之一。在此基础上，若被控侵权商品确实来源于商标权人或其授权主体，此时商标权人已经从“第一次”销售中实现了商标的商业价值，而不能再阻止他人进行“二次”销售或合理的商业营销，否则将阻碍市场的正常自由竞争秩序建立的进程，因此“平行进口”应被司法所接受，不认定构成侵害商标权。
——商标未实际使用对商标民事案件审判的影响问题。商标法第五十六条规定：“注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。”该条款系对商标专用权的规定，而该法第五十七条对侵害商标权的行为采取了列举加概括式的规定，也就是对商标禁用权的界定。商标自核准注册后，其专用权即告成立，我国采取的是商标注册制，而非商标使用制，注册商标是否实际使用并不影响其专用权的行使，也不影响禁用权的救济。商标法第六十四条系对起诉前三年不使用注册商标赔偿数额界定的规定，而非对是否侵害商标权定性的规定。因此，在商标民事案件中，权利人的注册商标未实际使用，仅是判定赔偿数额的考虑因素，不影响侵权的认定。
——商标在先使用抗辩的适用条件问题。商标法第五十九条第三款规定了在先使用抗辩，该抗辩成立应当具备以下条件：（1）在先使用人应当出于善意；（2）在先使用人对特定标志的使用时间一般应早于涉案商标的申请注册日，同时早于商标注册人使用，且应为商标性的使用；（3）在先使用人所使用的商标应当具有“一定影响”。关于知名度的高低程度，一般不宜要求过苛，即只要满足在先使用人对其商标的使用确系真实使用，且经过使用已使得商标在使用地域内起到识别作用，则符合具有“一定影响”的要求。
（摘自中国知识产权司法保护网）
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