有鉴于公司或个人检索美国注册商标时一旦发现于所指定使用之相同商品或服务有近似商标,但该近似商标却可能未实际使用于所指定之商品或服务,因此会造成公司或个人之费用负担,如变更计划以避免使用该商标,调查近似商标是否实际使用于所指定的商品或服务以评估冲突可能性或提出撤销程序解决纷争等所支出的费用。若一注册商标并无在美国实际使用,或并无使用于全部商品或服务,因此造成前述第三人费用负担并非合理。基于种种不合理情况,为了评估及确保商标注册的正确性,美国专利商标局USPTO修正现行商标申请实务规则。本修正在于正确反应在美国取得之注册商标均有确实在美国使用所指定的商品或服务,以减少大众费用及负担。本修正规则已于2012年6 月21日生效。 此项修正规则立法目的为:(1)在于允许USPTO为了审查注册后商标使用(通常系5~6年或延展)或合理未使用宣誓书可以要求商标注册人提出任何额外的商标使用样本(specimens)、信息或证明(2) 允许USPTO以二年期间进行一项所谓“领航计划pilot program”以证明商标已经使用于个别商品或服务,以评估或证明注册正确性及诚实性。(3)以调合申请前以意图使用主张使用allegation of use之审查要求及注册后主张持续使用allegation of use之审查要求。 但并非全部注册商标于必需提Section 8 or 71宣誓书(affidavit)时都参与此计划,为了避免对小个体注册人造成太大经济冲击,只有500个注册商标必需于提Section 8 or 71宣誓书时会被随机筛选参加为期二年“领航计划pilot program”,只占总数不到1%。此二年计划设有落日条款,将于修正生效日二年后终止。该计划终止后,USPTO若认为合理需要于审查Section 8 or 71宣誓书可以要求注册人提出额外的商标使用样本(specimens)、信息或证明。 在此计划下,实务上:(1)审查员有权针对注册后商标使用(通常系5~6年或延展)或合理未使用宣誓书可以要求商标申请人或注册人提出任何额外的商标使用样本(specimens)、信息或证明(2)要求注册人基于最初商标实际使用use-based申请案或意图使用之主张使用allegation of use申请案或注册商标变更案所指定之商品提出不只一项的商标使用样本specimens。(3)USPTO发动“领航计划pilot program”,针对依第8条(5~6年延展)及第71条(马德里协定)宣誓书延展注册商标,资深审查员会以随机筛选方式选取500个注册商标并发给官方处分书,该处分会要求每一类商品或服务必须提供2个额外的使用证据,以证明注册商标确实有使用于所指定之商品或服务。(4)如果注册人提出答辩但未提供商品或服务使用证据,该商品或服务就会被删除;同时会触发审查员进一步要求提供其它或全部商品或服务的使用证据。如果注册人未在期限内提出答辩,该商标将被撤销。 由于美国商标申请制度系以商标使用为基础,因此在美国提出商标申请时,指定商品或服务之使用证据就变得相当重要。以前述修正规则观之,不当填写或任意指定未使用的商品或服务,但日后并未使用或并无保留商品或服务的使用证据,若被筛选为参加“领航计划pilot program”者或审查员基于合理需要要求检附商品或服务使用证据者,例如:明明为手机制造商其商标却指定使用冷气机商品,审查员有可能会进一步要求提供其它或全部商品或服务的使用证据,在此情况下,注册人有可能因为无法临时安排或制作部份或全部商品或服务的使用证据而被撤销商标注册,甚至于影响其在美国正常销售商标的其它商品或服务保护。 美国的此项修正规则与许多国家商标申请实务大相径庭,因为商标与专利保护不同,商标可以无限期延展使用,而许多商标申请保护系为了公司长远营业发展规划将来使用或甚至于有防御他人使用于不同类别商品或服务的目的。总而言之,各国商标规定纵使不于商标申请时要求必须有于该国使用事实,但针对商标于注册后不使用均有撤销规定。商标的使用与保护与公司所销售的商品息息相关,因此公司于规划商标商品或服务保护范围时,最好能与公司内部之企划部门、产品营销部门(业务部或事业部)、产品研发部门及法律或智财部门等共同研商预计在未来十年甚至于长期会销售的商品或服务及申请策略,以符合公司之商标未来实际使用的要求,并避免日后汲汲经营商标却被撤销的风险。
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